Union européenne

Revue Droit des marquesCommunautaire

etsuisse

AROPI, le 10 avril 2012

Laurence Clemmer , B.M.G. avocats

Union européenneGoogle France SARL,Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08)Google France SARLc/Viaticum SA,Luteciel SARL (C-237/08)Google France SARLc/Centre national de recherche en relation humaines (CNRRH) SARLPierre-Alexis ThonetBruno RaboinTiger SARL (C-238/08)

Adwords – Absence de violation par Google du droit à la marque mais responsabilité susceptible d’être engagéeCJUE 23.03.2010

SuisseSchweizer Hotelier-Verein (SHV)(Société Suisse des Hôteliers (SSH))

c/ GastroSuisse

Besoin de libre disposition absolu de signes constitués d’étoiles utilisées pour la classification des établissements hôteliersTribunal fédéral 12.01.2011ATF 137 III 77 - 4A_385/2010

Union européenne

AdwordsCJUE 23.03.2010


I – Le service de référencement «Adwords»En saisissant un ou plusieurs mots (mots clefs) sur le moteur de recherche Google, l’internaute voit s’afficher:

• Des résultats «naturels» (critères objectifs)• Des annonces (système de publicité payante

dénommée Adwords) en réponse aux mots clefs

Processus automatisé de Google pour la sélection de mots clefs et l’affichage d’annonces (message commercial rédigé par les annonceurs qui insèrent le lien vers leur site)


II – Cadre juridique:

• Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres en matière de marques;

• Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire;

• Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000 relative aux services de la société d’information (« directive sur le commerce électronique)

III – Cadre factuelL’affaire C-236/08• Vuitton, titulaire de la marque communautaire

«Vuitton» et des marques nationales françaises «Louis Vuitton» et «LV», enregistrées en relation avec des produits de maroquinerie;

• Renommée des marques de Vuitton.• En 2003, il a été établi que la saisie de termes

correspondant aux marques de Vuitton faisait apparaître des liens « commerciaux » vers des sites de produits contrefaisants Vuitton.

• Condamnation de Google pour contrefaçon de marque par le TGI de Paris (04.02.2005) par la Cour d’appel (28.06.2006) puis pourvoi de Google(sursis à statuer de la C. de Cass. pour renvoi préjudiciel à la CJUE)



L’affaire C-237/08• Viaticum, titulaire des marques françaises «Bourse des

Vols», «Bourse des Voyages» et «BDV», enregistrées pour des services d’organisation de voyages.

• Luteciel, prestataire de services informatiques pour le compte d’agences de voyages assure l’édition et la maintenance du site Internet de Viaticum.

• En 2003, il a été établi que la saisie de termes correspondant aux marques susvisées faisait apparaître dans la rubrique «liens commerciaux» des liens vers des sites de produits concurrents de Viaticum.

• Condamnation de Google pour contrefaçon de marque par le TGI de Nanterre (13.10.2003), pour complicité de contrefaçon par la Cour d’appel de Versailles (28.06.2006) puis pourvoi de Google (sursis à statuer de la C. de Cass. pour renvoi préjudiciel à la CJUE)


L’affaire C-238/08• M. Thonet, titulaire de la marque française

«Eurochallentges», enregistrée pour des services d’agence matrimoniale.

• CNRRH exerce l’activité d’agence matrimoniale et bénéficie d’une licence sur la marque susvisée, concédée par M. Thonet.

• En 2003, il a été établi que la saisie du terme correspondant à la marques susvisée faisait apparaître dans la rubrique «liens commerciaux» des liens vers des sites de produits concurrents de CNRRH, exploités par M. Raboin et Tiger. SARL.

• Condamnation de M. Raboin, Tiger SARL et Google pour contrefaçon de marque par le TGI de Nanterre (14.12. 2004), par la Cour d’appel de Versailles (23.03.2006) puis pourvoi de Google (sursis à statuer de la C. de Cass. pour renvoi préjudiciel à la CJUE)


IV-Questions préjudicielles

L’affaire C-236/08 (3 questions)1. Les articles 5, § 1 a) et b) de la directive

89/104 et 9, § 1, a) et b) du règlement n° 40/94 doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant (Google) qui met à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites de produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que leur titulaire est habilité à interdire?


L’affaire C-236/08 (3 questions)2. Dans l’hypothèse où les marques sont des marques

renommées, le titulaire pourrait-il s’opposer à un tel usage, sur le fondement de l’article 5, § 2, de la directive 89/104, et de l’article 9, § 1c., du règlement n° 40/94?

3. Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application des textes susvisés, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la directive 2000/31, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il n’ait été informé par le titulaire de la marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur?»


L’affaire C-237/08 (2 questions)1. Les articles 5, § 1 a) et b) de la directive 89/104

et 9, § 1, a) et b) du règlement n° 40/94 doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant (Google) qui met à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites de produits identiques ou similaires (concurrents), fait un usage de ces marques que leur titulaire est habilité à interdire?


L’affaire C-237/08 (2 questions)

2. Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application des textes susvisés, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la directive 2000/31, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il n’ait été informé par le titulaire de la marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur?



1. La réservation par un opérateur économique (annonceur), par voie de contrat de référencement payant sur Internet, d’un mot clé déclenchant en cas de requête utilisant ce mot l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou des services, d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires (concurrents), sans l’autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l’article 5 de la directive 89/104?



2. L’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/104 doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires (concurrents) à ceux couverts par l’enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire?



3. Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive 89/104 et du règlement n° 40/94, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la [directive 2000/31], de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il n’ait été informé par le titulaire de la marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur?


A – L’usage de mots clefs correspondant à des marques dans Adwords

1. A titre liminaire• Absence de consentement des titulaires de

marques pour l’usage, en tant que mots clefs de signes correspondant à leurs marques dans le cadre d’un service de référencement sur Internet

• Choix des mots clefs par les clients de Google (annonceurs) et acceptation des mots clefs par Google qui les stocke

• Les annonceurs vendent sur Internet des contrefaçons des produits du titulaire (affaire C‑236/08) ou des produits concurrents de ceux-ci (affaires C‑237/08 et C‑238/08).


2. l’interprétation des articles 5, § 1 a, de la directive 89/104 et 9 §1 a du règlement n° 40/94

Selon la jurisprudence constante, quatre conditions doivent être réunies cumulativement pour habiliter le titulaire d’une marque à interdire l’usage par un tiers sans son consentement d’un signe identique à sa marque:

• Usage d’un signe identique à une marque, en tant que mot clef n’est pas autorisé par son titulaire (condition remplie)

• Usage dans la vie des affaires (activité commerciale visant un avantage économique)

• Usage « pour des produits ou services »• Usage susceptible de porter atteinte aux

fonctions de la marque (indication d’origine et publicité)


a- Usage dans la vie des affaires

• Selon la Cour, l’annonceur fait usage du signe dans la vie des affaires au sens de la jurisprudence précitée en achetant le service de référencement et en sélectionnant un signe correspondant à une marque en tant que mot clef.

• En permettant aux annonceurs de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même un usage desdits signes, le prestataire du service de référencement (Google) ne fait pas un usage dans la vie des affaires au sens des dispositions susvisées,


b- Usage «pour des produits ou services»

Faute d’usage de la marque par le prestataire du service de référencement, les conditions relatives à l’usage «pour des produits ou services» doivent être seulement examinées au regard de l’usage de la marque par l’annonceur • Signes identiques aux marques de Vuitton

apparues dans les annonces (rubrique «liens commerciaux»)

• Absence de signes identiques aux marques de Viaticum et de M. Thonet dans les annonces de tiers

• Absence du signe dans la publicité ne signifie en tout cas pas à elle-seule qu’il n’y a pas usage «pour des produits et services» au sens de l’art. 5 de la directive 89/104


• Lorsque l’internaute perçoit le «lien promotionnel» de l’annonceur comme une alternative par rapport aux produits et services du titulaire, il y a usage dudit signe «pour les produits ou services» dudit concurrent

• Même dans les cas où il ne s’agit pas d’une alternative, mais lorsque l’annonceur a au contraire pour but d’induire les internautes en erreur sur l’origine de ses produits ou de ses services, en leur faisant croire que ceux-ci proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci, il y a usage «pour des produits ou des services».

Ainsi l’usage par l’annonceur d’un signe identique à la marque d’autrui relève de la notion d’usage « pour des produits et services » au sens de l’art. 5 susvisé.


c- Usage susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque

• Fonction d’indication d’origine (garantir au consommateur la provenance du produit ou du service)

• Fonction de publicité (élément de promotion des ventes ou de stratégie commerciale)


i) Atteinte à la fonction d’indication d’origine

• lorsque l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

• lorsque l’annonce du tiers suggère un lien économique entre lui-même et le titulaire de la marque, ou à défaut reste vague sur l’origine des produits ou services en cause.

• Appréciation au cas par cas et reste du ressort des juridictions nationales.


ii) Atteinte à la fonction de publicité

• Lorsque il est porté atteinte à l’usage de la marque par le titulaire en tant qu’élément de promotion des ventes ou instrument de sa stratégie commerciale.

• Toutefois les répercussions sur l’emploi publicitaire (promotion des ventes ou stratégie commerciale) ne constituent pas en soi une telle atteinte.


En résumé,• Google ne fait pas un usage d’un signe

identique à une marque en tant que mot clef au sens des dispositions communautaires susvisées;

• L’annonceur fait usage d’un signe identique à une marque en tant que mot clef. Un tel usage est toutefois illicite lorsque l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers;

AdwordsCJUE 23.03.2010• Google ne fait pas non plus un usage (en tant

que mot clef) d’un signe identique à une marque renommée au sens des dispositions communautaires susvisées, lorsqu’il stocke ce signe et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci;

B – La responsabilité du prestataire du service de référencement (Google)• Le service de référencement de Google est un

service de la société de l’information au sens de la directive sur le commerce électronique;

• la concordance entre le mot clé sélectionné et le terme de recherche introduit par un internaute ne suffit pas en soi pour considérer que Google a une connaissance ou un contrôle des données introduites dans son système par les annonceurs et stockées sur son serveur.


• Si Google n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées, il ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d’activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.

• Appréciation du rôle de Google dans la fourniture du service de référencement par les juridictions nationales.


Conclusion

La controverse relative à la légalité d’Adwords au regard du droit des marques a fait l’objet de contentieux dans divers Etats membres:

• Légalité admise (pour des motifs différents) en Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni;

• Légalité contestée en France et en Suisse pour une partie de la doctrine dominante.

Suisse

La Guerre des Etoiles

Tribunal fédéral 12.01.2011

La Guerre des EtoilesTribunal fédéral 12.01.2011

Faits• L’Association des Hôteliers Suisses (SSH) titulaire de trois

marques de garantie (combinées) enregistrées sous les nos 531 266, 531 269, 531 250 le 5 mars 2005 au Registre suisse des marques ;

• Suite à des discussions sur le système de classification des établissements hôteliers entre la SSH et GastroSuisse, et en l’absence d’accord entre les parties, GastroSuisse dépose à son tour dix marques combinées sous les nos 541 117 à 541 126 le 8 novembre 2005 et entend organiser son propre système de classification.


Faits• La SSH saisit alors le Tribunal de commerce de Zurich d’une

requête en mesures provisionnelles afin qu’il soit fait interdiction à son concurrent GastroSuisse de faire usage de ses marques, jugées trop similaires aux siennes.

• Par ordonnance du 26 mai 2006, le Tribunal faisait droit à la requête de la SSH

• Par arrêt du 6 février 2009, le Tribunal lève d’interdiction d’utiliser et rejette la demande au fond de la SSH.

• La SSH saisit le Tribunal fédéral d’un recours contre l’arrêt du 6 février 2009. Celui-ci a rejeté le recours formé contre l’arrêt cantonal et se prononce en faveur de GastroSuisse.


Considérants• Pas de risque de confusion entre les marques;• Etoiles constituent un système de classement des hôtels par

catégorie qui peuvent être utilisées tant par GastroSuisse que par tous les établissements d’hébergement en Suisse.

• Etoiles en lien avec les services hôteliers ne sont pas comprises par les consommateurs comme des marques mais comme des signes décrivant le niveau de qualité des hôtels;

• En tant que tels, ces signes appartiennent au domaine public et sont en principe exclues de la protection des marques au sens de l'art. 2 let. a LPM

• L’utilisation d’étoiles pour catégoriser des établissements hôteliers est indispensable aux besoins des professionnels de la branche, car il n’existe pas de symboles équivalents avec un même impact auprès du public.

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