2008 UNE ANNEE DE PRATIQUE DE LA MARQUE ET DU MODELE COMMUNAUTAIRES LA SURPROTECTION DES MARQUES FAIBLES José MONTEIRO LOREAL

20082008UNE ANNEE DE PRATIQUE DE LA UNE ANNEE DE PRATIQUE DE LA

MARQUE ET DU MODELE MARQUE ET DU MODELE COMMUNAUTAIRESCOMMUNAUTAIRES

LA SURPROTECTION DES MARQUES LA SURPROTECTION DES MARQUES FAIBLESFAIBLES

José MONTEIROJosé MONTEIROL’OREALL’OREAL

APRAM - JOURNEE MARQUE COMMAPRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 2008UNAUTAIRE 2008

22

La synergie c’est ce que l’on La synergie c’est ce que l’on obtient en prime quand les obtient en prime quand les

choses fonctionnent en choses fonctionnent en harmonie.harmonie.

Mark TWAIN Mark TWAIN


33

La marque faible et son La marque faible et son prétendu corollaire, la prétendu corollaire, la

protection faible, ne sont protection faible, ne sont pas consacrés par le droit pas consacrés par le droit

français.français.

CA Paris 26 février 1999, EBS / CA Paris 26 février 1999, EBS / EPSEPS


44

Il parait arbitraire et artificiel Il parait arbitraire et artificiel d’appliquer aux marques à d’appliquer aux marques à faible pouvoir distinctif un faible pouvoir distinctif un

traitement particulier traitement particulier consistant à éliminer de la consistant à éliminer de la

comparaison les parties de la comparaison les parties de la dénomination ayant un dénomination ayant un

caractère générique ou banal:caractère générique ou banal:

CA Bruxelles 1CA Bruxelles 1erer mars 1973 (Lux / mars 1973 (Lux / Divolux)Divolux)


55

La notion de marque La notion de marque faible est inhérente à la faible est inhérente à la

matière.matière.


66

Un rapport existe bien Un rapport existe bien entre le pouvoir distinctif entre le pouvoir distinctif de la marque et l’étendue de la marque et l’étendue

de la protection qui s’y de la protection qui s’y attache.attache.

((CJ Benelux 5 oct. 1982 - Juicy CJ Benelux 5 oct. 1982 - Juicy

Fruit) Fruit)


77

Les marques faibles sont Les marques faibles sont celles qui jouissent d’un celles qui jouissent d’un pouvoir distinctif moins pouvoir distinctif moins

élevé.élevé.

JJ Evrard / P. PetersJJ Evrard / P. Peters


88

Une marque faible, parce Une marque faible, parce qu’elle n’est distinctive qu’à la qu’elle n’est distinctive qu’à la

limite, n’est protégée qu’en limite, n’est protégée qu’en présence d’une réelle présence d’une réelle contrefaçon, mais doit contrefaçon, mais doit

admettre la coexistence de admettre la coexistence de l’imitation.l’imitation.

Antoine BraunAntoine Braun


99

La distinction entre La distinction entre marques faibles et fortes marques faibles et fortes

constitue la prémisse constitue la prémisse logique et nécessaire du logique et nécessaire du jugement de confusion.jugement de confusion.

MS SpolidoroMS Spolidoro


1010

Dans l’appréciation du Dans l’appréciation du caractère distinctif d’une caractère distinctif d’une marque, le Tribunal doit marque, le Tribunal doit

prendre en considération les prendre en considération les qualités intrinsèques de la qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait marque, y compris le fait

qu’elle est ou non dénuée de qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif.tout élément descriptif.

(CJCE 22 juin 99: (CJCE 22 juin 99:

Lloyd)Lloyd)


1111

L'appréciation de l'étendue de L'appréciation de l'étendue de la protection de la marque la protection de la marque

antérieure est indispensable antérieure est indispensable pour estimer le risque de pour estimer le risque de

confusion. Le périmètre de confusion. Le périmètre de protection d'une marque protection d'une marque

dépend de sa force distinctive.dépend de sa force distinctive.(ATF 6 sep. 2007: SEVEN)(ATF 6 sep. 2007: SEVEN)


1212

La nécessité d’établir une La nécessité d’établir une graduation de la protection graduation de la protection

de la marque s’impose de la marque s’impose comme une nécessité comme une nécessité

pratique.pratique.


1313

La jurisprudence La jurisprudence communautaire récente communautaire récente

conduit à une surprotection conduit à une surprotection des marques faibles.des marques faibles.


1414

L’existence d’un risque de L’existence d’un risque de confusion entre une confusion entre une

marque enregistrée et un marque enregistrée et un signe faisant l’objet d’une signe faisant l’objet d’une

demande, doit être demande, doit être appréciée globalement.appréciée globalement.


1515

Les éléments communs Les éléments communs doivent être dominants.doivent être dominants.

Un élément commun est Un élément commun est dominant s’il n’est pas dominant s’il n’est pas

subsidiaire …subsidiaire …


1616

… … ou conserve, dans la ou conserve, dans la marque contestée, une marque contestée, une

position distinctive position distinctive autonome.autonome.

(CJCE 6 oct 2005, Thomson (CJCE 6 oct 2005, Thomson Life)Life)


1717

Dans tous les cas l’élément Dans tous les cas l’élément commun doit être distinctif.commun doit être distinctif.


1818

Au moment de déterminer Au moment de déterminer l’étendue de la protection les l’étendue de la protection les éléments auxquels ne revient éléments auxquels ne revient

aucune force distinctive seront aucune force distinctive seront de mineure importance.de mineure importance.

(Bundesgerichtsof Astra / Estra (Bundesgerichtsof Astra / Estra

Puren)Puren)


1919

La jurisprudence classique:La jurisprudence classique:Les éléments peu distinctifs se Les éléments peu distinctifs se

voient accorder une faible voient accorder une faible importance dans l’appréciation importance dans l’appréciation

du risque de confusion:du risque de confusion:

TPICE 06-07-04 : CHUFI / CHUFFAFITTPICE 06-07-04 : CHUFI / CHUFFAFITTPICE 05-04-06: ECHINAID / ECHINACINTPICE 05-04-06: ECHINAID / ECHINACIN

11èreère CR 10-02-05: GALVALLIA / CR 10-02-05: GALVALLIA / GALVALLOY.GALVALLOY.


2020

LE TOURNANT :LE TOURNANT :La protection est indépendante La protection est indépendante

du caractère distinctif.du caractère distinctif.

Même en présence d’une Même en présence d’une marque à caractère distinctif marque à caractère distinctif faible il peut exister un risque faible il peut exister un risque

de confusion.de confusion.


2121

TPICE 18-02-04 : CONFORFLEXTPICE 18-02-04 : CONFORFLEX

le terme FLEX constitue l’élément le terme FLEX constitue l’élément dominantdominant

il existe un risque de confusion il existe un risque de confusion entre les marques FLEX et entre les marques FLEX et

CONFORFLEX nonobstant son CONFORFLEX nonobstant son caractère evocateurcaractère evocateur


2222

La sphère de protection La sphère de protection réduite de la marque FLEX, réduite de la marque FLEX,

compte tenu de son caractère compte tenu de son caractère évocateur, évocateur,

n’affecte pas l’appréciation du n’affecte pas l’appréciation du risque de confusion.risque de confusion.


2323

TPICE 16 mars 2005 FLEXI AIRTPICE 16 mars 2005 FLEXI AIR

Le terme FLEX présente un Le terme FLEX présente un caractère distinctif caractère distinctif

intrinsèquement faible et est intrinsèquement faible et est couramment utilisé dans le couramment utilisé dans le

domaine capillaire;domaine capillaire;Néanmoins il existe un risque de Néanmoins il existe un risque de

confusion entre les marques FLEX confusion entre les marques FLEX et FLEXI AIR.et FLEXI AIR.


2424

TPICE 15 octobre 2008:TPICE 15 octobre 2008:

Il existe un risque de confusion Il existe un risque de confusion entre les signes FERROMIX, entre les signes FERROMIX,

ALUMIX, INOMIX et les marques ALUMIX, INOMIX et les marques FERROMAXX, ALUMAXX et FERROMAXX, ALUMAXX et INOMAXX malgré le faible INOMAXX malgré le faible

caractère distinctif et le niveau caractère distinctif et le niveau élevé d’attention du public élevé d’attention du public

pertinent.pertinent.


2525

TPICE 13 février 2007: RESPICURTPICE 13 février 2007: RESPICUR

Si le caractère distinctif faible de Si le caractère distinctif faible de la marque antérieure permet la marque antérieure permet

d’exclure l’existence du risque de d’exclure l’existence du risque de confusion pour le public confusion pour le public

professionnel, cette circonstance professionnel, cette circonstance n’est pas suffisante en ce qui n’est pas suffisante en ce qui concerne les consommateurs concerne les consommateurs

finaux.finaux.


2626

La faiblesse du caractère La faiblesse du caractère distinctif de la marque distinctif de la marque

antérieure ne permet pas de antérieure ne permet pas de neutraliser l’identité des neutraliser l’identité des

produits et les similitudes produits et les similitudes globales des signes dans la globales des signes dans la

perception du public des perception du public des patients, patients,

ce qui n’est pas le cas du public ce qui n’est pas le cas du public des professionnels.des professionnels.


2727

TPICE 14 février 2008: TPICE 14 février 2008: GALVALLIA / GALVALLOYGALVALLIA / GALVALLOY

Le caractère distinctif est un Le caractère distinctif est un des éléments parmi d’autres des éléments parmi d’autres d’appréciation du risque de d’appréciation du risque de

confusion.confusion.


2828

En présence d’une marque En présence d’une marque faible, il peut y avoir un risque faible, il peut y avoir un risque

de confusion, lorsque la de confusion, lorsque la marque dont l’enregistrement marque dont l’enregistrement

est demandé contient des est demandé contient des éléments encore moins éléments encore moins distinctifs que l’élément distinctifs que l’élément

commun.commun.


2929

TPICE 18 octobre 2007: TPICE 18 octobre 2007: OMEGA 3OMEGA 3

Le déposant de la CTM n’a pas Le déposant de la CTM n’a pas intérêt à soulever le caractère intérêt à soulever le caractère faiblement distinctif du signe faiblement distinctif du signe

OMEGA 3.OMEGA 3.


3030

La surprotection des La surprotection des éléments dépourvus de éléments dépourvus de

caractère distinctif caractère distinctif nuit aux besoins du nuit aux besoins du

marché et de la marché et de la concurrence.concurrence.


3131

Le caractère distinctif d’une Le caractère distinctif d’une marque constitue une marque constitue une

grandeur variable à laquelle il grandeur variable à laquelle il faut avoir égard aussi bien faut avoir égard aussi bien

lorsque l’on se demande si un lorsque l’on se demande si un signe est susceptible de signe est susceptible de protection que lorsqu’on protection que lorsqu’on

s’interroge sur l’étendue de s’interroge sur l’étendue de celle-ci.celle-ci.

(CJ Benelux 16 déc. 91: Burberrys (CJ Benelux 16 déc. 91: Burberrys II)II)


3232

Le caractère distinctif d’une Le caractère distinctif d’une marque n’est pas limité à la marque n’est pas limité à la relation qu’entretiennent un relation qu’entretiennent un

signe et une liste de produits, signe et une liste de produits, au jour du dépôt, puisqu’au au jour du dépôt, puisqu’au final c’est la perception du final c’est la perception du

public qui donne sa valeur à la public qui donne sa valeur à la marque.marque.


3333

Il existe nécessairement un Il existe nécessairement un rapport entre le pouvoir rapport entre le pouvoir

distinctif d’une marque et distinctif d’une marque et l’étendue de la protection l’étendue de la protection de celle-ci et ce, dans le de celle-ci et ce, dans le

sens du moins ou du plus.sens du moins ou du plus.


3434

L’étendue de la protection L’étendue de la protection doit être appréciée, non doit être appréciée, non pas au moment du dépôt pas au moment du dépôt

comme c’est généralement comme c’est généralement le cas de la validité, mais à le cas de la validité, mais à celui de l’atteinte au droit.celui de l’atteinte au droit.


3535

Les signes ne sont pas Les signes ne sont pas similaires ou dissimilaires similaires ou dissimilaires in in

abstractoabstracto, mais dans la , mais dans la perception qu'en ont les perception qu'en ont les

consommateurs qui attachent consommateurs qui attachent moins de poids aux éléments moins de poids aux éléments

peu ou non distinctifs des peu ou non distinctifs des marques.marques.


3636

L'analyse de la similarité ne L'analyse de la similarité ne doit pas s'affranchir de doit pas s'affranchir de l'examen du caractère l'examen du caractère distinctif distinctif per seper se des des

éléments communs aux éléments communs aux marquesmarques. .


3737

Le caractère distinctif de la Le caractère distinctif de la marque antérieure n’est marque antérieure n’est pas un correctif mais un pas un correctif mais un

élément essentiel dans la élément essentiel dans la détermination du risque de détermination du risque de

confusion.confusion.


3838

La sphère de protection La sphère de protection n’est pas une donnée n’est pas une donnée

mathématique mais dépend mathématique mais dépend du caractère distinctif de la du caractère distinctif de la

marque antérieure.marque antérieure.


3939

La notion de portée de La notion de portée de protection laquelle est très protection laquelle est très étroitement liée à la valeur étroitement liée à la valeur juridique et économique de juridique et économique de

la marque.la marque.


4040

La protection ne saurait excéder la La protection ne saurait excéder la valeur de la marque, même au valeur de la marque, même au regard d’un supposé « intérêt regard d’un supposé « intérêt

général » du public. général » du public.

D’ailleurs la notion de risque de D’ailleurs la notion de risque de confusion dans l’esprit du public confusion dans l’esprit du public n’est après tout qu’une fiction à n’est après tout qu’une fiction à

visage humain destinée à protéger visage humain destinée à protéger les intérêts concurrentiels d’un les intérêts concurrentiels d’un

opérateur économique.opérateur économique.


4141

Arnaud FolliardArnaud Folliard


4242

S’il est exact, qu’un signe est S’il est exact, qu’un signe est réputé posséder un caractère réputé posséder un caractère distinctif lorsqu’il est propre à distinctif lorsqu’il est propre à

distinguer les produits du distinguer les produits du titulaire, il n’en demeure pas titulaire, il n’en demeure pas

moins que tous les signes moins que tous les signes distinctifs n’ont pas la même distinctifs n’ont pas la même

aptitude à remplir cette aptitude à remplir cette fonction.fonction.


4343

Une marque dotée d’un pouvoir Une marque dotée d’un pouvoir distinctif faible, remplit moins distinctif faible, remplit moins

bien la fonction d’indication bien la fonction d’indication d’origine qu’une autre marque à d’origine qu’une autre marque à

pouvoir distinctif plus grand et se pouvoir distinctif plus grand et se rappellera moins facilement au rappellera moins facilement au

souvenir du public.souvenir du public.

CJ Benelux 5 oct. 82 (Juicy CJ Benelux 5 oct. 82 (Juicy Fruit)Fruit)


4444

Lorsque la marque est Lorsque la marque est composée d’éléments qui sont composée d’éléments qui sont tous du domaine public et que tous du domaine public et que la protection ne s’étend qu’à la protection ne s’étend qu’à l’ensemble, la reproduction l’ensemble, la reproduction

d’un élément isolé, fût-il d’un élément isolé, fût-il essentiel, n’est pas essentiel, n’est pas

constitutive de contrefaçon.constitutive de contrefaçon.Antoine BraunAntoine Braun


4545

Le véritable critère pour savoir si Le véritable critère pour savoir si une marque est générique ou une marque est générique ou

descriptive doit être recherché dans descriptive doit être recherché dans la gêne qu’elle apporterait aux la gêne qu’elle apporterait aux

concurrents pour présenter leurs concurrents pour présenter leurs produits. Si cette gêne est sérieuse, produits. Si cette gêne est sérieuse,

c’est que la marque est nulle, car c’est que la marque est nulle, car elle ne joue plus son rôle normal de elle ne joue plus son rôle normal de

signe distinctif, mais aboutit à signe distinctif, mais aboutit à conférer un monopole sur un terme conférer un monopole sur un terme

utile à tous et à diminuer utile à tous et à diminuer abusivement l’étendue du domaine abusivement l’étendue du domaine

public.public.A. Chavanne / J. AzemaA. Chavanne / J. Azema


4646

Certes, un signe est distinctif Certes, un signe est distinctif ou ne l’est pas. Et dès lors ou ne l’est pas. Et dès lors

qu’il est distinctif il constitue qu’il est distinctif il constitue une marque valable sans que une marque valable sans que l’on ait à mesurer le niveau l’on ait à mesurer le niveau

arbitraire qu’il comporte. Mais arbitraire qu’il comporte. Mais il est de fait que le caractère il est de fait que le caractère

distinctif peut varier de degré distinctif peut varier de degré et d’intensité.et d’intensité.


4747

Il est conforme au bon sens de tenir Il est conforme au bon sens de tenir compte de cette réalité. C’est là compte de cette réalité. C’est là qu’il convient de distinguer les qu’il convient de distinguer les marques fortes et les marques marques fortes et les marques

faibles. Cette distinction n’a rien de faibles. Cette distinction n’a rien de juridique. Mais elle correspond à juridique. Mais elle correspond à

une situation de fait, qui influe sur une situation de fait, qui influe sur l’appréciation de l’étendue de la l’appréciation de l’étendue de la

protection conférée.protection conférée.Paul Mathely.Paul Mathely.


4848

Les entreprises devraient Les entreprises devraient gérer leurs marques comme gérer leurs marques comme

on gère un compte d’épargne. on gère un compte d’épargne. On peut en effet retirer de On peut en effet retirer de temps à l’autre de l’argent temps à l’autre de l’argent

d’un tel compte, mais le but d’un tel compte, mais le but recherché est de faire grossir recherché est de faire grossir

le capital.le capital.

Richard Biribauer (J & J)Richard Biribauer (J & J)


4949

Merci !Merci !

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