49
1 L’ASSURABILITE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE CORINNE GROSBART Avocat au Barreau de Paris 76, Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS Tél: 01 45 53 68 34 Fax: 01 45 53 87 94 E mail [email protected] Site internet: http://www.C-GROSBART.com

L’ASSURABILITE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE … · ¾Plus que jamais, la Propriété Industrielle est une arme stratégique aussi bien défensive qu’offensive. ¾C’est en cela

Embed Size (px)

Citation preview

1

L’ASSURABILITE DELA PROPRIETE INDUSTRIELLE

CORINNE GROSBARTAvocat au Barreau de Paris76, Avenue Raymond Poincaré75116 PARISTél: 01 45 53 68 34Fax: 01 45 53 87 94E mail [email protected] internet: http://www.C-GROSBART.com

2

INTRODUCTION

⇒DEFINITION : QU’EST CE QUE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ?

3

DROITS DES AUTEURS ET LES

DROITS VOISINS LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Œuvres littéraires Marques Logiciels Dessins, modèles et Brevets Peinture Dénominations Sociales

Arts plastiques Appellations d’origine et indications géographiques

Musique Topographie des produits semi-conducteurs

Cinéma Certificat d’obtention végétal Architecture

Arts graphiques Artistes-interprêtes

Producteur de phonogrammes et de vidéogrammes

Entreprises de communication audiovisuelle

La protection de la Propriété Industrielle s’articule avec la libertédu commerce et de l’industrie.

4

Elle a deux fondements :

Un fondement moral :

Les créateurs doivent voir reconnue et protégée leur qualité d’auteur et d’inventeur et en recevoir une reconnaissance morale et matérielle.

Un fondement économique :

En garantissant une exclusivité et en assurant la loyautédans les relations industrielles et commerciales, l’entreprise et l’Etat favorisent ainsi la promotion de l’exploitation des créations.

5

Le droit de la Protection Industrielle est régi par le Code de la Propriété Intellectuelle promulgué le 1er Juillet 1992 et modifié par différentes incursions législatives qui sont venues améliorer ou préciser son contenu.

Ce droit a pour objet de protéger et, par là même, de valoriser les créations techniques et ornementales (brevets, dessins et modèles), les signes distinctifs (marques, dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, appellations d’origine et indications de provenance protégées).

La protection contre la concurrence déloyale en fait aussi partie.

6

Se réserver l’exclusivité d’une invention par exemple ou d’une marque, nécessitent un réflexe : celui de procéder à un dépôt seul moyen de faire bénéficier l’inventeur ou le créateur de la protection de la Loi.

• Le choix du titre de protection dépendra de la nature même de la création.

• Alors que peut-on protéger ?

des signes distinctifs, les marquesdes innovations techniques par le brevetles créations ornementales, dessins et modèles

7

• Alors pourquoi protéger les innovations des Entreprises ?

le brevet est un outil de protection et de conquête des marchés,

la marque est un capital à protéger.

les dessins et modèles, la forme sont des valeurs ajoutées à protéger.

8

• Le dépôt se fait par voie nationale, voie européenne ou voie internationale.

La France, à ce jour, œuvre pour l’établissement d’un brevet dit communautaire, centralisé à l’Office Européen des Brevets (O.E.B.) avec un coût accessible et un contentieux communautarisé.

Par ailleurs, la Propriété Industrielle était réservée àquelques happy few, les économistes, la presse, en parlaient peu.

9

Plus que jamais, la Propriété Industrielle est une armestratégique aussi bien défensive qu’offensive.

C’est en cela qu’il faut combattre la contrefaçon, l’assureur a son rôle à jouer

10

⇒PROTECTION RENFORCEE PAR L’ASSURANCE

• Même si le Comité Nationale Anti contrefaçon (C.N.A.C.) a été créé en Avril 1995, à l’initiative du Ministre de l’Industrie, à la suite de la Loi du 5 Février 1994 relative à la répression de la contrefaçon dite Loi LONGUET, il convient de noter que pour agir en contrefaçon, il faut avoir un droit et donc avoir déposé son innovation.

11

• L’assureur peut non seulement aider, protéger,mais également valoriser l’entreprise par un produit offert aux Grande, Petites et Moyennes Entreprises.

• Les assureurs ou courtiers sont restés frileux sur de tels produits, sans doute en raison d’une matière peu connue et qui a été rendue, à tort,difficilement appréhendable.

12

⇒LES OUTILS MIS A DISPOSITION DU RISK MANAGER

13

• Pour le Risk Manager, l’enjeu essentiel est de valoriser son Entreprise, voire de créer de la valeur.

• En effet, 75 à 90 % de la capitalisation boursière des Entreprises cotées est constituée par des actifs immatériels tels que brevets, marques et savoir faire.

• Dès lors, le Risk Manager ne peut passer outre ce phénomène, il doit pouvoir assurer ces droits de Propriété Industrielle.

14

1ERE PARTIE : QUELS SONT LES BESOINS DES ENTREPRISES ET DES SOCIETES D’ASSURANCE VIS-A-VIS D’UNE TELLE GARANTIE ?

15

I. LES BESOINS DES ENTREPRISES

A. L’expression de besoins multiples

a) Couvrir les frais du procès en défense et en attaque

b) Couvrir les dommages et intérêts

16

c) Couvrir les pertes d’exploitation

• les Entreprises titulaires d’un droit cherchent à couvrirles pertes d’investissement et d’exploitation qui peuvent être occasionnées.

• Il peut y avoir une opposition dans le cadre des procédures de dépôt

17

• Quelles sont ces indemnités ?

• les pertes d’exploitation liées à la perte d’une positionconcurrentielle avantageuse. Les pertes de redevances dues dans le cadre d’accord de licence, ou àl’interruption des activités commerciales.

• Ce besoin apparaît particulièrement exprimé par desEntreprise qui ont pris appui sur des investissementsfinanciers et qui ont des exigences fortes en matière decouverture des risques.

18

B. La recherche d’une couverture étendue

a) Aux marchés internationaux

b) Aux autres titres de Propriété Industrielle

19

• En conclusion, l’on peut résumer ainsi les besoins des Entreprises tel qu’elles ont été récemment consultées (2002) de la manière suivante :

Couverture des frais de litige en cas de recours contre un contrefacteur (besoin faiblement exprimé)

La couverture des frais de procès lorsque l’assuré est attaqué en contrefaçon par un tiers (besoin généralement partagé)

La prise en charge des dommages et intérêts auxquels l’assuré peut être condamné en cas de condamnation en contrefaçon (ce besoin a été notamment exprimé par les Moyennes et Grandes Entreprises ainsi que celles qui veulent garantir la jouissance paisible de l’exploitation à leurs licenciés)

La couverture des pertes d’exploitation (cette attente s’est expriméepar des jeunes Entreprises dont la Propriété Industrielle représente un actif essentiel)

20

II. LES BESOINS DES SOCIETES D’ASSURANCE VIS-A-VIS D’UNE TELLE GARANTIE ?

A. Une première expérience en France (1986-1994)

• Lancé en 1986 pour les litiges relatifs à la PropriétéIndustrielle, le produit BREVETASSUR

21

B. Pourquoi cet échec ?

a) Les limitations ne répondent pas aux besoins réels des Entreprises

• couverture sur le seul territoire national• les indemnités qui étaient accordées par

BREVETASSUR étaient insignifiantes pour couvrir les coûts d’un litige simple

22

b) Rentabilité insuffisante pour les assureurs

• Le montant des primes, en moyenne 254 €/an, ne permettait donc pas aux assureurs, sur ce produit, d’obtenir une rentabilité suffisante.

• Dans ces conditions, le produit n’était donc pas viable économiquement

23

c) Promotions inexistantes

d) Absence de connaissance par les assureurs en matière de Propriété Industrielle

• L’évaluation des risques nécessite des connaissances spécifiques, à la fois techniques et économiques, que les assureurs n’ont pas aujourd’hui à leur disposition, en interne

• rien n’empêche les assureurs de recourir, en externe, à des Conseils avisés spécialisés dans les deux domaines qu’il s’agisse d’un courtier, d’un Conseil enPropriété Industrielle, pour les audits éventuels, ou d’un Avocat spécialisé en la matière.

24

• Ils pourront donc constituer une équipe spécialisée au développement d’un produit d’assurance PropriétéIndustrielle et composée de spécialistes dans les domaines sus indiqués.

• l’assureur n’a pas à craindre de voir son rôle réduit àcelui d’un tiers payeur, ce qui serait incompatible avec une stratégie de service.

• Il permettra ainsi de s’assurer la fidélité des Entreprises qui souscriront le contrat

25

2EME PARTIE : QUELS SONT LES FREINS AU DEVELOPPEMENT DU MARCHE DE L’ASSURANCE PORTANT SUR LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ?

26

I. AGREMENTS REÇUS PAR L’ASSUREUR

• L’offre d’assurance n’est pas aussi flexible que l’on pourrait le souhaiter, elle dépend des agréments que l’assureur a reçus.

• ne pas limiter sa réflexion à la protection juridique.

• Le marché est important en France par l’intermédiaire de l’INPI, 17.275 brevets, 68.484 marques, 50186 dessins et modèles ont été déposés en 2005.

• le brevet a une durée de protection de 20 ans

27

• les marques : durée de protection : 10 ans renouvelable.

• Dessins et modèles : protection de : 5 ans sur le territoire français, renouvelable 4 fois.

• Munis de ces indications, l’assureur doit donc considérer qu’il y a un marché potentiel très important.

• Les Entreprises de taille moyenne voire petite répugnent à protéger leurs droits car il faut les défendre et aucun assureur, à ce jour, ne peut proposer un produit complet

28

II. EVALUER LE MARCHE POTENTIEL

a) Mieux connaître les déposants

• dénombrer le nombre de déposants, résidant en France, et déposants par les différentes voies nationales, européennes et internationales

29

Dépôts de Brevets par des personnes morales de 1996 à 2000

100,0%100,0%9654Total

Source : INPI-OPI, 2002

42,3%0,7%64Plus de 100

7,1%0,5%5351 à 100

9,5%1,7%16021 à 50

7,4%2,8%26711 à 20

7,2%5,2%5056 à 10

9,5%13,9%13443 à 5

6,0%16,1%15532

11,0%59,1%57081

%Brevets

%Déposants

Nombre de déposantsNombre de Brevets déposés

30

b) Mieux connaître les stratégies de PropriétéIndustrielle des déposants

• une meilleure connaissance des stratégies de Propriété Industrielle des déposants, par l’assureur.

• il faut que le produit présenté par l’assureur soit attractif.

• L’assureur doit convaincre l’Entreprise, quelque soit sa taille et son domaine d’activité, si elle est titulaire de droits de Propriété Industrielle, d’assurer ses titres àun coût et une prime qui puissent selon les cas et l’étendue des garantie ainsi que le nombre de droits protégés, rester accessibles.

31

c) Mieux connaître les stratégies judiciaires des déposants

Connaître les Entreprises qui exploitent les droits de Propriété Industrielle et qui sont susceptibles d’avoir des contentieux dont les conséquences peuvent être importantes.

Critères générauxCritères liés à la Propriété IndustrielleCritères liés à la stratégie judiciaireStructure de la concurrence

32

III. Besoin de statistiques

a) Evaluation des risques en protection juridique

• Les pertes de l’assureur dépendent des coûts des litiges.

• Des études ont été effectuées sur des données du Ministère de la Justice notamment l’étude IRPI s’appuie sur une base de données à partir des décisions de contrefaçon auprès des Tribunaux concernés.

33

L’étude faite par la FNDE-ASPI de 2001, démontre :

• Une évolution progressive du nombre de litiges de contrefaçon. les litiges concernant les brevets d’invention ne sont pas que des contentieux de contrefaçon, certains portent sur des contrats licence ou des inventions de salariés par exemple.

• Si l’on rapporte le nombre d’affaires nouvelles au nombre de brevets en vigueur pour une année, on peut estimer le taux de contentieux à environ 1/1000.

• la moitié de ces affaires sont traitées à Paris.

34

• De plus en plus, les affaires invoquent des brevets européens.

• Les litiges en première instance pour 1998 au Tribunal de Grande Instance de Paris : 17% des affaires de contrefaçon invoquent des droits de brevet alors que la moitié des affaires invoquent le droit des marques.

• Par ailleurs, dans 3/4 des litiges les parties sont françaises, elles représentent 76% des demandeurs et 70% des défendeurs pour les litiges, alors que les dépôts de brevets d’origine française ne représentent qu’une minorité des dépôts de brevets pour une protection en France.

35

• La nature des décisions : la contrefaçon est généralement reconnue. On constate que les brevets européens apparaissent plus valides que les brevets français qui sont annulés dans 23% des cas alors que 15% des brevets européens le sont.

• En France, les condamnations à des dommages et intérêts subies par le contrefacteur sont peu importantes, en moyenne 30.000 Euros sont octroyés, toutefois 9décisions sur 82 ont accordé 750.000 Euros. Dans un litige opposant SFR à BESSON, nous avons vu des indemnités augmentées, comme la Presse s’en est faite l’écho (1.500.000 Euros).

36

• L’interdiction d’exploitation, devant les Tribunaux français, a un taux d’obtention élevé.

• La majorité des affaires est jugée en moins de deux ans en première instance, en appel, les procédures sont un peu plus longues et vont de deux, trois à quatre années.

37

b) Besoins statistiques en responsabilité civile

c) Tarification et problèmes d’anti-Sélections

• Les réticences des assureurs résident dans la difficultéd’évaluer la rentabilité intrinsèque de ce type de produit.

• pour sortir de cette spirale, l’assureur a en mains l’ensemble des données statistiques, besoins et évaluations qui lui permettent, incontestablement, de créer un produit adéquat sur un marché qui est demandeur.

• ce qui constituerait pour l’entreprise mais aussi pour l’assureur une source de rentabilité et de prospérité.

38

IV. La stratégie judiciaire• Ce domaine très particulier nécessite des

compétences et implique plusieurs parties prenantes dont le souscripteur, l’assureur, le Conseil en Propriété Industrielle (CPI) et l’Avocat.

• Compte tenu de l’extrême spécialisation du domaine de la Propriété Industrielle, l’examen par l’assureur de l’assurabilité du portefeuille de PI nécessite donc de marier des compétences multiples: techniques, économiques et juridiquespour apprécier les risques potentiels de contrefaçon auxquels le déposant est exposé.

39

• En fait, l’assureur possède tous les outils nécessaires àpouvoir établir ce produit.

• De même, le Risk Manager, conscient de la valeur des droits de Propriété Industrielle , aura à cœur de garantir ces droits, tout comme il garantit déjà :

Les bâtiments, les matériels, la perte d’exploitation, la responsabilité civile professionnelle de son Entreprise, etc…

40

3EME PARTIE : Offre de couvertures existantes sur le marché ANGLO-SAXON

1) Un marché concentré2. Garanties deux types d’offres

a) Offre de type « RC »b) Offre de type »PE »

41

3. Conditions générales

a) Nature des actifs couvertsb) Portefeuille de titre ou 1 titre uniquec) Territorialitéd) Exclusions majeurese) Taux de primef) Franchise

42

4. Modalités de souscription

a) Questionnaireb) Audit

5. Capacité

6. Cibles visées

43

4EME PARTIE : Perspective d’avenir pour l’émergence d’une couverture d’assurance en PI en France

1. Modèle de couverture recherché

2. Conditions sine que non à l’émergence du marché

44

a) Intégration des actifs de PI dans un processus de risk management

Identifier ses actifsVérifier leur validité et leur soliditéHiérarchiser – quel poids dans la valeur économique de son entrepriseVérifier son historique de contentieuxDéfinir une stratégie en matière de PropriétéIndustrielle Enregistrer ses actifsAudit régulier

45

b) Créer une nouvelle branche d’assurance

Etablir un business plan réalisteDéfinir un schéma de réassurance adaptéDéfinir une doctrine de souscription permettant de paramétrer les conditions de couvertureCréer des partenariats pour faciliter la rédaction d’un wording et soutenir le processus de souscription

46

c) Organiser le marché du courtage autour de cette nouvelle branche

Relais en terme de communication/marketingOffrir les opportunités de mutualisation

47

CONCLUSIONLa gestion des risques est un art. Or les droits de PropriétéIndustrielle constituent une des composantes de la valeurde l’Entreprise.

Le Directeur Général, à l’aide du Risk Manager, doit tirer profit et partie de ces gisements de valeur.

Une attaque au droit de la Propriété Industrielle peut portergravement atteinte à la valeur de l’Entreprise.

48

• Ce risque doit être géré avec l’aide des assureurs pour permettre la confiance et la sécurité ainsi que le développement des Entreprises.

• On produira ainsi de la valeur en faisant preuve de créativité,en mettant à jour les opportunités de croissance, en innovant dans le traitement du risque et sa couverture.

• L’assureur ne peut qu’avoir à cœur de développer sa propre entreprise au côté de celle qu’il assure.

49

« Celui qui ne se préoccupe pas de l’avenir est condamné au présent immédiat (Confucius) ».

CORINNE GROSBARTAvocat au Barreau de Paris76, Avenue Raymond Poincaré75116 PARISTél: 01 45 53 68 34Fax: 01 45 53 87 94E mail [email protected] internet: http://www.C-GROSBART.com