43
1 Me Céline Bondard, 01-15 1 Maître Céline Bondard [email protected] Cabinet Bondard www.bondard.fr Propriété Intellectuelle Droit des Marques 16 Janvier 2015: CELSA Paris - Sorbonne

Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

1  

Me Céline Bondard, 01-15 1

Maître  Céline  Bondard  [email protected]      Cabinet  Bondard  www.bondard.fr    

Propriété Intellectuelle

Droit des Marques

16 Janvier 2015: CELSA Paris - Sorbonne

Page 2: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

2  

Me Céline Bondard, 01-15 2

Droit des Marques - Tables des matières

   

I.  Défini9on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?    

II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  dis@nc@ve      B.  Que  la  marque  soit  disponible    

III.  L’enregistrement        A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI  

 IV.  Et  après?  

A.  Le  dépôt  à  l’interna@onal  B.  La  surveillance  de  sa  marque  C.  La  contrefaçon  

 V.  Conclusion  

A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué  B.  Recommanda@ons  

 

Page 3: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

3  

Me Céline Bondard, 01-15 3

La Marque

I. Définition

A. Qu’est-ce qu’une marque?

PROTECTION au titre de la marque?

A quoi sert une marque?

La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’origine du produit ou du service.

Déposer une marque, qu’est-ce que cela

apporte?

La marque donne au titulaire un monopole d’exploitation pour 10 ans, renouvelables indéfiniment.

La protection n’est-elle pas automatique

comme le droit d’auteur?

Il faut enregistrer sa marque (ou un brevet) pour être protégé, contrairement au droit d’auteur en France. è Le propriétaire est celui qui a enregistré, et pas nécessairement l’auteur.

Page 4: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

4  

Me Céline Bondard, 01-15 4

La Marque

I. Définition

A. Qu’est-ce qu’une marque?

Qu’est ce qui peut CONSTITUER UNE MARQUE ?

Tout ce qui peut faire « signe » (Art. 711-1 al.1er du CPI et art. 15 de l’ADPIC):

•  Mot, nom, slogan (marque verbale), ex: « Yoplait » ou « Parce que vous le valez bien » •  Dessins (marque figurative, ou semi figurative si combine élément verbal et visuel ) •  Chiffres, par ex: 307 Peugeot •  Musiques et sons divers (jingle de Dim) •  Lettres  •  Forme du produit ou de son conditionnement

Page 5: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

5  

Me Céline Bondard, 01-15 5

La Marque

I. Définition

B. Un dépôt de marque protège quoi, et où?

TERRITOIRE de la protection?

•  Il existe des marques nationales (INPI)

•  Des marques communautaires (OHMI) => Vous pouvez déposer à l’OHMI ou transiter par l’INPI

•  Et des marques internationales (OMPI) => Vous ne pouvez pas déposer à l’OMPI, il faut obligatoirement transiter par l’INPI

SUPPORTS d’une marque?

Site web / Nom de domaine / Enseigne / Campagne de pub (télé, presse) / Produits / Etc…

=> Changer de marque en milieu de parcours est difficile!

Page 6: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

6  

Me Céline Bondard, 01-15 6

Droit des Marques - Tables des matières

   

I.  Défini9on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?    

II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  dis@nc@ve      B.  Que  la  marque  soit  disponible    

III.  L’enregistrement        A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI  

 IV.  Et  après?  

A.  Le  dépôt  à  l’interna@onal  B.  La  surveillance  de  sa  marque  C.  La  contrefaçon  

 V.  Conclusion  

A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué  B.  Recommanda@ons  

 

Page 7: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

7  

Me Céline Bondard, 01-15 7

La Marque

II. Critères du dépôt de votre marque

Avant de déposer votre marque, il faudra s’assurer de la:

1.   DISTINCTIVITE…

… entre les produits d’une entreprise et ceux d’une autre.

2.   DISPONIBILITE…

… de la marque: les recherches d’antériorité.

Page 8: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

8  

Me Céline Bondard, 01-15 8

La Marque

II. Critères du dépôt de votre marque

A.   La distinctivité

DEFINITION

•  Sert à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise; •  Une marque doit présenter un caractère « arbitraire », c’est-à-dire sans relation évidente avec les

produits / services, ou « fantaisiste », c’est-à-dire un mot inventé; •  Permet de laisser disponible les signes descriptifs, génériques, ou imposés par la nature du

produit.  

Page 9: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

9  

Me Céline Bondard, 01-15 9

La Marque

II. Critères du dépôt de votre marque

A. La distinctivité

 

SIGNES NON DISTINCTIFS (= non protégeables)

•  Les signes « descriptifs: » qui servent pour désigner l’espèce, la qualité, quantité, destination, valeur,

provenance d’un produit, par exemple: « éclair » pour désigner la pâtisserie « éclair »; •  Les signes imposés par la nature même du produit, ou sa fonction, par exemple: «  pur coton  » pour

désigner un pull en coton, ou la marque d’SFR « Texto, dites-le en toutes lettres, dites-le texto  »; •  Les signes « génériques »: ceux qui sont devenus usuels dans le langage courant.

Page 10: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

10  

Me Céline Bondard, 01-15 10

La Marque

TGI, 11 mars 2011, Europcar 

AUTOLIBERTE vs. AUTOLIB Déposé par Europcar en 2000 Déposé par la ville de Paris en 2008

ROUND 1: TGI, 11 mars 2011

Est-ce que AUTOLIB est une marque DISTINCTIVE?

ROUND 2: Cour d’appel, le 30 juin 2012

 

•  Sur la distinctivité: Le TGI détermine que la marque AUTOLIBERTE est faiblement distinctive, mais distinctive tout de même, car les termes «  auto  » et «  liberté  »permettent d’identifier immédiatement un service de location de voiture. La combinaison des deux mots rend la marque « arbitraire » et donc protégeable.

•  Sur la contrefaçon: pas de contrefaçon car il y a des différences significatives (i) visuelles, (ii) phonétiques et (iii) intellectuelles (AUTOLIB ferait penser à VELIB et pas à AUTOLIBERTE).

•  Sur la distinctivité: La Cour d’appel donne raison au TGI; •  Sur la contrefaçon: la Cour d’appel contredit le TGI et détermine que la ville de Paris s’est rendu coupable de contrefaçon!

La Ville de Paris doit cesser d’utiliser la marque sous un mois à compter de la décision.

Page 11: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

11  

Me Céline Bondard, 01-15 11

La Marque

II. Critères du dépôt de votre marque

B. La disponibilité

DEFINITION (art. L 711-4 du CPI)   Un signe est disponible quand il ne porte pas atteinte à des droits antérieurs, et notamment: •  a une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue; •  une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; •  a un nom commercial / enseigne connue, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; •  aux droits d'auteur ou aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé.

© Scott Adams

Page 12: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

12  

Me Céline Bondard, 01-15 12

La Marque

II. Critères du dépôt de votre marque

B. La disponibilité

Comment VERIFIER LA DISPONIBILITE d’une marque?  

Faire une recherche d’antériorité:

•  Recherche par noms phonétiquement identiques ou similaires dans les mêmes produits /services; •  Marques visuellement proches; •  Recherche par dénomination sociale (identique ou proche) ; •  Recherche sur Internet (on peut trouver de tout, chansons avec le même titre, blog, société qui

n’a pas enregistré son nom comme marque, etc).

Page 13: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

13  

Me Céline Bondard, 01-15 13

Droit des Marques - Tables des matières

   

I.  Défini9on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?    

II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  dis@nc@ve      B.  Que  la  marque  soit  disponible    

III.  L’enregistrement        A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI  

 IV.  Et  après?  

A.  Le  dépôt  à  l’interna@onal  B.  La  surveillance  de  sa  marque  C.  La  contrefaçon  

 V.  Conclusion  

A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué  B.  Recommanda@ons  

 

Page 14: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

14  

Me Céline Bondard, 01-15 14

La Marque

III. L’enregistrement de votre marque

Avant d’enregistrer votre marque, il faudra:

A. DESIGNER les produits et/ ou services concernés: principe de spécialité de la marque.

B. ENREGISTER VOTRE MARQUE AUPRES DE L’INPI, l’établissement public qui délivre les brevets, marques, dessins et modèles.

Page 15: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

15  

Me Céline Bondard, 01-15 15

La Marque

III. L’enregistrement de votre marque

A. Le principe de spécialité

Le signe choisi n’est approprié que pour les produits ou services désignés à l’acte de dépôt.

C’est pourquoi: peut co-exister avec:

Attention! La protection est élargie pour les marques renommées, qui bénéficient d’une protection concernant des produits ou services même non similaires à ceux enregistrés en tant que marque (article L 713-5) .

Page 16: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

16  

Me Céline Bondard, 01-15 16

La Marque

III. L’enregistrement de votre marque

A. Le principe de spécialité

Une fois que vous avez identifié les produits et/ou services pertinents, vous devez les ordonner et les déposer en fonction de la classification internationale dite « classification de Nice ». Voici quelques exemples de « classes »:

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, etc…. Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d'animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes, etc… Attention : après le dépôt, vous ne pourrez pas en rajouter de nouveaux produits ou services. En cas d’oubli, vous devrez alors procéder à un nouveau dépôt pour ces produits et/ou services manquants.

Page 17: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

17  

Me Céline Bondard, 01-15 17

La Marque

III. L’enregistrement de votre marque

A.   Le principe de spécialité

Attention: La notoriété de la marque peut faire obstacle à ce principe de spécialité. Il est possible qu’une marque existe et soit protégée malgré son absence de dépôt s’il y a une grande notoriété de la marque.

-> impossible de déposer une marque qui fera penser à un produit ayant une forte notoriété (« Coca Cola », « Facebook », etc).

Page 18: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

18  

Me Céline Bondard, 01-15 18

La Marque

III. L’enregistrement de votre marque

Cas pratique

Luc souhaite créer une entreprise dont l’activité sera de créer une boutique qui vendra des produits tels que vêtements, accessoires, articles en cuir, etc. Luc voulait déposer « Cloud Nine » dans les classes 18 (articles en cuir, sacs et valises), et 25 (vêtements). Mais : le nom de domaine cloudnine.fr existe déjà et héberge une société de création de sites Internet depuis 2010, même si le nom de domaine n’a pas fait l’objet d’un enregistrement de marque. Il existe aussi une société « Cloud 10 » depuis 2008 en classe 25 pour les vêtements, mais leurs vêtements sont très différents, le design est différent et la clientèle plus haut de gamme.  

Est-ce que Luc peut déposer « Cloud Nine » dans les classes 18 et 25 ?  

Page 19: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

19  

Me Céline Bondard, 01-15 19

La Marque

III. L’enregistrement de votre marque

Cas pratique  

Est-ce que « Cloud Nine » semble distinctif ? Pourquoi ?  

Est-ce que « Cloud Nine » peut être disponible s’il existe un site Internet du même nom ?  

« Cloud Nine » est-il disponible alors que Cloud 10 est déposé dans une classe identique ?  

Oui. Nom arbitraire, pas en lien direct avec des vêtements.  

Il peut y avoir contrefaçon d’un nom de domaine sans qu’il y ait enregistrement de ce nom de domaine en tant que marque. Vérifier s’il y a une confusion possible : Similarité des signes  + Similarité des services  Si le nom de domaine est inconnu de tout le monde et les services de la société peu connue, cela rend toute confusion peu probable. D’où l’intérêt à déposer son nom de domaine en tant que marque.

Vérifier s’il y a une confusion possible : Similarité des signes  + Similarité des produits ou services

Page 20: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

20  

Me Céline Bondard, 01-15 20

La Marque

III. L’enregistrement de votre marque

B. Enregistrement auprès de l’INPI

COUTS

•  200 euros pour désigner de un à trois produits ou services;

•  40 euros pour chaque classe / produit supplémentaire;

•  Souvent plusieurs milliers d’euros pour des recherches d’antériorité approfondies.

DELAIS

•  L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de 10 ans, renouvelables indéfiniment (art. L 712-1 al.2 CPI);

•  6 semaines après le dépôt, l’INPI publie le dépôt de votre marque au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI);

•  Puis l’INPI examine votre demande et émet d’éventuelles objections, auxquelles il faudra répondre;

•  Au moins 5 mois après votre dépôt, l’INPI publie l’enregistrement de votre marque au BOPI, puis vous envoie le certificat d’enregistrement.

•  Extensions à l’international : 6 mois pour bénéficier d’extensions en bénéficiant de la date du dépôt français

Page 21: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

21  

Me Céline Bondard, 01-15 21

Droit des Marques - Tables des matières

   

I.  Défini9on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?    

II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  dis@nc@ve      B.  Que  la  marque  soit  disponible    

III.  L’enregistrement        A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI  

 IV.  Et  après?  

A.  Le  dépôt  à  l’interna@onal  B.  La  surveillance  de  sa  marque  C.  La  contrefaçon  

 V.  Conclusion  

A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué  B.  Recommanda@ons  

 

Page 22: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

22  

Me Céline Bondard, 01-15 22

La Marque

IV. Et Après?

Une fois la marque en France déposée, il faudra envisager:

A. Le dépôt à l’international de votre marque

B. La surveillance de votre marque C. D’éviter de vous faire copier (contrefaçon)

Page 23: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

23  

Me Céline Bondard, 01-15 23

La Marque

IV. Et Après?

A.   Le dépôt à l’international

SYSTÈME D’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL •  Communément appelé «  système de Madrid  »: ce système présente l’avantage de remettre un seul

dossier, directement auprès de l’INPI, rédigé en français, et de payer une redevance globale au lieu d’une redevance dans chaque pays.

•  Attention : la marque internationale n’est pas un titre unitaire. C’est une procédure unique qui permet

de donner naissance à une série de marques nationales qui n’auront pas nécessairement les mêmes effets d’un pays à l’autre. Il est possible que votre protection soit refusée pour certains pays et acceptée dans d’autres.

•  Le coût du dépôt varie en fonction du nombre de pays pour lesquels vous souhaitez protéger votre marque.

DEPOT EN FRANCE ET LE « DROIT DE PRIORITE »

•  Vous avez la possibilité, pendant un délai de 6 mois à compter de la date de votre dépôt français, d’étendre votre protection à l’international, tout en bénéficiant de la date de votre dépôt de marque en France. C’est ce que l’on appelle le droit de priorité.

Page 24: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

24  

Me Céline Bondard, 01-15 24

La Marque

IV. Et Après?

A.   Le dépôt à l’international

L’ENREGISTREMENT DANS CHAQUE PAYS

•  EXAMEN NATIONAL: Chaque office de chaque pays examinera alors votre dossier selon sa législation. Entre le moment de votre dépôt, et le moment ou chaque office examinera votre dossier, il faut compter environ 6 mois. => Si votre marque est acceptée, votre protection prendra effet dans ces États.

•  OPPOSITION / REJET: Votre marque internationale peut aussi faire l’objet d’une opposition / d’un rejet dans les pays où cette procédure existe. Vous êtes ensuite informé du refus par l’OMPI . Il vous appartient alors d’utiliser toutes les voies de recours dont vous disposez dans le pays qui refuserait l’enregistrement de la marque.

•  OBJECTIONS POTENTIELLES: Vous pouvez recevoir des objections de certains pays, auxquelles vous pourrez alors répondre. => Si vous les surmontez et que votre marque est enregistrée, cet enregistrement est communiqué à l’office de chaque Etat désigné dans votre dépôt pour examen.

Page 25: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

25  

Me Céline Bondard, 01-15 25

La Marque

IV. Et Après?

B. La surveillance de votre marque

PRINCIPE DE LA SURVEILLANCE

•  Enregistrer une marque est une première étape dans la stratégie de protection de vos actifs de

propriété intellectuelle.

•  Après le dépôt, il est important de surveiller les activités de vos concurrents, afin d’anticiper les contrefaçons éventuelles de votre marque.

•  Le principe de la surveillance consiste à obtenir et analyser toutes les publications des marques déposés  par des tiers, considérés comme étant proches orthographiquement ou phonétiquement de votre marque.

•  Un conseil juridique ou l’INPI peuvent se charger de mettre en place une veille juridique périodique (mensuelle, trimestrielle, semestrielle).

Page 26: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

26  

Me Céline Bondard, 01-15 26

La Marque

IV. Et Après?

B. La surveillance de votre marque

OBJECTIFS DE LA SURVEILLANCE

•  Détecter, dés sa publication, une marque susceptible de prêter à confusion avec sa marque.

•  S'opposer à son enregistrement (qui ne pourra ensuite être obtenu qu'à l'issue d'une

procédure judiciaire). •  Ainsi, vous protégerez votre marque efficacement, plutôt que de devoir poursuivre

ces marques devant les tribunaux, ce qui peut se révéler long et coûteux. •  Connaître son environnement concurrentiel ce qui permet de déterminer une

meilleure stratégie marketing.

Page 27: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

27  

Me Céline Bondard, 01-15 27

La Marque

IV. Et Après?

C. La Contrefaçon

Qu’est-ce qui constitue la CONTREFACON DE MARQUE ? (CPI art. L 716-10)

Le risque de confusion. Mais le risque de confusion peut venir de plusieurs situations très différentes: •  La reproduction à l’identique; •  L’ imitation d’une marque, même si les produits ne sont pas identiques; •  La production industrielle de marchandises contrefaisantes, leur importation,

exportation, vente.

Reproduction à l’identique (stricto sensu): établir un risque de confusion pour le public

Imitation (lato sensu): sanctionnable que produits soient identiques ou similaires + il faut toujours établir un risque de confusion => risque de confusion ici pour ces 2 marques de vêtements

Page 28: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

28  

Me Céline Bondard, 01-15 28

La Marque

IV. Et Après?

C. La Contrefaçon

Comment s’examine la SIMILARITÉ entre deux marques?

•  Similarité des services; •  Similarité des signes: plan visuel, phonétique et conceptuel / intellectuel (« La Vache

qui Rit » vs. « La Vache Sérieuse »)

Page 29: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

29  

Me Céline Bondard, 01-15 29

La Marque

IV. Et Après?

C. La Contrefaçon

Quelles sont les sanctions?

•  Trois ans d′emprisonnement; et •  300 000 Euros d′amende (CPI, art. L 716 – 10).

Page 30: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

30  

Me Céline Bondard, 01-15 30

La Marque

MONABANQUE vs. MUNIBANQUE CLASSE 35 - Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

Page 31: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

31  

Me Céline Bondard, 01-15 31

La Marque

CMP Banque, Cour d’appel de Paris, 22 octobre 2008 Acte I: Décision de l’INPI et du TGI début 2008: risque de confusion entre les marques -  Directeur de l’INPI déclare: risque de confusion entre MONABANQUE et MUNIBANQUE. -  La société CMP-Banque (MUNIBANQUE) demande au TGI l’annulation de cette décision. Le

TGI confirme l’existence d’une confusion entre les marques.

Acte II: La Cour d’appel annule la décision du TGI

Qualifie les services de services similaires. •  Mais sur la comparaison des signes, critère: un « risque de confusion dans l’esprit du

consommateur moyen normalement attentif et avisé de la catégorie des services concernés » et « appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en présence eu égard à leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle ».

Pour résumer la décision de la Cour d’appel: -  Plan visuel : différences -  Plan phonétique : sonorités dissemblables -  Plan conceptuel : « Mona » peut évoquer le mot monnaie, « Muni » le mot municipalité!

Dénouement: pas de risque de confusion

Impression d’ensemble différente. Question de point de vue… La Cour d’appel décide d’annuler la décision du directeur de l’INPI et déclare qu’il n’y a pas de risque de confusion.

Page 32: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

32  

Me Céline Bondard, 01-15 32

La Marque

Swarovski Agatha

Marque : (figurative) Classification de Nice : 03 ; 14 ; 18 ; 25 Produits et services Parfumerie, huiles essentielles, savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peau d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie

Dessin non enregistré en tant que marque

Page 33: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

33  

Me Céline Bondard, 01-15 33

La Marque

Agatha c/ Swarovski, Ca Paris, 5ème Ch, 11 avril 2011

Les faits :

Agatha est titulaire d’une marque figurative constituée par la représentation stylisée d’un chien de

race scottish terrier, debout, vu de profil gauche, avec un collier autour du cou.

La marque désigne les produits des classes 3, 14, 18 et 25, dont les bijoux.

Swarovski commercialise un pendentif représentant un chien stylisé.

Swarovski est condamné par le TGI en contrefaçon de la marque d’Agatha. Swarovski fait appel

du jugement.

Page 34: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

34  

Me Céline Bondard, 01-15 34

La Marque

Agatha c/ Swarovski, Ca Paris, 5ème Ch, 11 avril 2011

Principaux arguments:

1.   Droits antérieurs  : Ils ont commercialisé avant le dépôt de la marque, des bijoux représentants des

scottish terriers vus de profils.

MAIS : les bijoux ne sont pas identiques à celui déposé à titre de marque.

2.   Distinctivité  : Marque d’Agatha faiblement distinctive car l’image de scottish terrier est utilisée par de

nombreuses marques de joailleries ou d’habillement pour des accessoires (Prada, Tiffany, etc).

MAIS : Agatha ne cherche pas à empêcher la représentation d’un bijou représentant un scottish terrier, mais celle d’un bijou

qui imite sa marque + les différences ne suffisent pas à éviter le risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne.

3.   Fonction de la marque : Dit que Agatha n’exploite pas sa marque comme un signe de ralliement, que sur

bijoux

MAIS : Agatha montre une exploitation constante et intensive de la marque dans sa fonction de marque.

-> Jugement confirmé en ce que Swarovski condamné pour contrefaçon.

Page 35: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

35  

Me Céline Bondard, 01-15 35

La Marque

 Cour de cassation, Ch Com, 12 juin 2012

Swarovski se pourvoit en cassation. Pour retenir le risque de confusion entre la marque et le pendentif, la Cour d’appel a retenu que leurs dessins présentent une stylisation identique.

L’appréciation globale du risque de confusion ne peut être fondée sur un élément dominant qu’à condition que les autres composants soient négligeables.

Ici, la Cour d’appel s’est contentée de comparer les « dessins » de la marque et du pendentif sans prendre en compte:

•  la couleur (bleu clair),

•  le matériau (cristal Swarovski),

•  la taille en facettes,

•  ainsi que l’aspect d’ensemble tridimensionnel dynamique, naif, étincelant.

Page 36: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

36  

Me Céline Bondard, 01-15 36

La Marque

 Cour de cassation, Ch Com, 12 juin 2012

Rappel: Pour retenir le risque de confusion entre la marque et le pendentif, la Cour d’appel a retenu que leurs dessins présentent une stylisation identique.

En négligeant de préciser en quoi certains éléments de la stylisation n’étaient pas pertinents pour évaluer le risque de confusion, la Ca a privé sa décision de base légale au regard de L 711-1 et L 713-3

=> Casse et annule la décision, renvoi devant la Ca autrement composée.

Qu’en pensez-vous ? La Cour de cassation a-t-elle jugé en fait ou en droit ?

Elle ne dit pas qu’il n’y a pas de contrefaçon, seulement que la Ca n’a pas correctement examiné la question.

Page 37: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

37  

Me Céline Bondard, 01-15 37

Droit des Marques - Tables des matières

   

I.  Défini9on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?    

II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  dis@nc@ve      B.  Que  la  marque  soit  disponible    

III.  L’enregistrement        A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI  

 IV.  Et  après?  

A.  Le  dépôt  à  l’interna@onal  B.  La  surveillance  de  sa  marque  C.  La  contrefaçon  

 V.  Conclusion  

A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué  B.  Recommanda@ons  

 

Page 38: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

38  

Me Céline Bondard, 01-15 38

La Marque

V. Conclusions

A. Conséquences d’un dépôt mal effectué

Qu’est-ce qu’un DEPOT MAL EFFECTUÉ •  Dépôt effectué au mauvais moment ou territoire: attention à la stratégie de dépôts et aux

extensions à l’international (délais de priorités); •  Sur trop ou pas assez de classes (= produits et services): trop = risque de contrefaçon; pas assez =

mauvaise protection de la marque.

Quel est le PRIX A PAYER?

•  Mauvais niveau de protection de la société et de son image; •  Valorisation plus faible; •  Contentieux en contrefaçon et concurrence déloyale.

Page 39: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

39  

Me Céline Bondard, 01-15 39

La Marque

V. Conclusions

B. Recommandations

1. CHOISIR votre marque

⇒ Distinctivité: penser dépôt de marques dès le début du projet.

2. VERIFIER la disponibilité de votre marque

⇒ Disponibilité: effectuer des recherches d’antériorité.

3. ENREGISTRER votre marque

⇒ Principe de spécialité: enregistrez votre marque, choisir les classes appropriées (fait au stade des recherches d’antériorité), ne pas oublier les extensions à l’international.

3. SURVEILLER votre marque

⇒ Surveiller que des tiers ne commettent pas de contrefaçon.

Page 40: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

40  

Me Céline Bondard, 01-15 40

Noms de domaines

A. Noms de domaine: définition

Qu’est-ce que qu’un NOM DE DOMAINE? •  Forme bien connue: www.nomdedomaine.fr, .com, .org, etc.

•  Permet de communiquer sur son activité à l’échelle mondiale et de trouver sa clientèle.

•  Peut représenter un enjeu stratégique significatif.

•  Le nom de domaine profite à celui qui, le premier arrivé, en demande la réservation.

Page 41: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

41  

Me Céline Bondard, 01-15 41

Noms de domaines

Comment assurer la PROTECTION de son nom de domaine?

•  Le nom peut être utilisé par celui qui le premier en fera la réservation, indépendamment du dépôt de marque. Mais attention: un nom de domaine n’est pas un titre de propriété industrielle.

•  La réservation du nom de domaine n’équivaut pas à une protection! •  Il faut donc de préférence choisir un nom de domaine qui puisse être enregistré en tant que marque,

et faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur (originalité). •  Comme il n’existe pas de catégorie “noms de domaine”, effectuez ce dépôt de marque dans la catégorie

des produits ou services que vous comptez présenter sur votre site.

B. La protection du nom de domaine

Comment ne pas être attaqué en CONCURRENCE DELOYALE OU

CONTREFACON •  Disponibilité du nom: vérifier que le nom de domaine est disponible (au moins dans certaines extensions). •  Disponibilité de la marque: Vérifier la disponibilité de la marque et des noms de sociétés.

•  è in à celui qui, le premier arrivé, en demande la réservation.

Page 42: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

42  

Me Céline Bondard, 01-15 42

Noms de domaines

C. Recommandations

•  Déposez votre marque:

•  Pour protéger votre nom de domaine, enregistrez le en tant que marque. •  Le cas échéant, vous pourrez entamer une action en contrefaçon plus

facilement et/ou en concurrence déloyale.

•  Enregistrez votre nom de domaine:

•  Vérifiez la disponibilité de votre nom, et enregistrez votre nom de domaine; •  N’empiétez pas sur le terrain d’une autre société en déposant comme nom de

domaine la marque déposée par une autre société.

Page 43: Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

43  

Me Céline Bondard, 01-15 43

Conclusion

Pour toute question, contacter:

Maître Céline Bondard

Avocat aux Barreaux de Paris et New York

Bondard and Partners

www.bondard.fr

[email protected]

•